2006年6月20日，德国联邦法院就联邦专利法院XZB27/05判决的上诉案做出终审判决。该案涉及一个长期以来人们争论不休的法律问题，即：实用新型与专利在创造性高度上有无差别1？

本案涉及一项名称为展示柜的实用新型。该实用新型于1995年2月9日申请，至2005年2月底保护期届满。在保护期届满前，撤销请求人以该实用新型不具备新颖性和创造性为由，请求德国专利商标局全部撤销该实用新型。德国专利局驳回了撤销请求。请求人随即向联邦专利法院提起复审请求。在实用新型保护期届满后，撤销请求人更改了请求，请求联邦专利法院对涉及杜塞尔多夫法院的侵权诉讼的该实用新型认定其无效。经审理，联邦专利法院判决该实用新型无效，理由是其不具备创造性。

在对本案的审理中，联邦专利法院首先回顾了在以往实用新型复审庭判决中曾出现的法律观点，即只要超出技术人员日常活动的水平即可认定实用新型满足创造性的要求。然而，在本案中联邦专利法院明确指出，这种观点在一些情况下将导致无法令人诚服的结果。因此，在联邦专利法院的本案判决中，对实用新型创造性的评价甚至部分地与专利的非显而易见性相提并论。为澄清并统一对这一重要法律问题的认识，联邦专利法院表示，希望德国联邦法院受理该上诉案，以便对专利的发明活动与实用新型的发明步伐之间的关系做出最高司法解释。

德国联邦法院受理了该上诉案。作为法律审级，德国联邦法院明确表示在涉及创造性判断的事实认定上将受联邦专利法院做出的判决的约束。但是，德国联邦法院在判决中对于实用新型与发明专利在创造性标准上的差别进行了详细的论述。

判决使用了较长的篇幅论述了人们以往对此问题的看法，指出，在1986年8月15日修改的《实用新型法》中，表达了立法者强调两者创造性差别的意愿，至少在文字上采用了两个不同的词语——发明步伐与发明活动。这种表述顺应了以往的法院判决及在学术界长期沿袭的传统理论，尽管所有相关的判决和理论都出现在1978年至1986年大量颁布专利及实用新型实施条例之前。最高司法判决在很长时期都传达着这样的观点：可以获得实用新型保护的技术方案在创造性高度上可以低于获得专利保护的技术方案，因为发明专利的保护期长于实用新型专利。

在很多文献中，占据主流的观点认为，专利与实用新型在创造性的衡量标准上有所差别。但是，对于该差别始终没有确切的定义。

在联邦专利法院的近期判决中仍然重复着这个观点：一个技术方案即便相对于现有技术对技术人员是显而易见的，但只要不是通过普通技术常识和对现有技术的惯常性理解可以直接获得的，即可获得实用新型保护。而德国联邦法院对于1986年《实用新型法》框架下2如何解释该问题一直没有机会发表意见。

在本案判决中，联邦法院明确地表达了这样的观点：就保护效力而言，专利与实用新型基本上是相同的，只是某些领域的发明创造仅可给与专利保护而不能获得实用新型保护，如生产方法或工作方法。从立法者的角度看，二者的差别在于考虑现有技术的范围不同3，这种差别不仅针对新颖性判断也针对创造性判断。

判决指出，首先，无论是发明步伐还是发明活动都是定性而非定量的标准。人们经常使用的说法是，实用新型在发明贡献度上小于专利，甚至可以是显而易见的。这样一种衡量发明贡献的度无论在哪里都是不存在的。此外，实用新型与发明专利在评价标准上的差异仅仅是微小的。如果认为一个在发明贡献上较小的、甚至是显而易见的方案也可以获得排他权，则破坏了体系的完整性。这种方式可能使《实用新型法》走向一种危险，即成为容装所有不能获得专利保护的方案的收容器。本法庭不赞成这样的倾向，即在解释法律时不受联邦政府在立法时的立法宗旨的约束。从联邦政府的立法宗旨看，不应放弃对发明贡献的要求。因此，那些看来显而易见但普通技术人员根据常识以及对现有技术惯常的理解而不能直接得到的方案不能认为具备了发明步伐。否则，其结果是，除权利人外其他所有从事工商业活动的人都不得使用这样的方案。这样的权利扩充对于受宪法保护享有交易自由的第三者是不适当的。

应当说，德国联邦法院的这一判决首次以明朗的观点直面以往司法判决和理论界的主流观点。该观点是否代表德国联邦法院未来的主流观点，是否能够影响今后德国司法界对实用新型创造性的判断，目前尚不得而知。但是，这至少表明，以往有关实用新型创造性判断的惯常思维已经面临重量级的挑战。(李永红)

注：1德国《实用新型法》独立于《德国专利法》。实用新型采用注册制，但设置了注册后的撤销程序和无效程序。根据1986年修改的《实用新型法》，实用新型可获得保护的条件之一是具备创造性。但是，实用新型与专利的创造性在其各自法律中采用了不同的文字表达，前者为发明步伐(DererfinderischeSchritt)，后者为发明活动(DieerfinderischeTaetigkeit)。然而，对于二者在创造性高度上有何差别，法律中没有定义，因此成为人们长期争论的问题。

2德国《实用新型法》自1986年颁布修改文本后才对实用新型明确提出了创造性要求，即实用新型必须具备发明步伐。

3根据德国《专利法》和《实用新型法》，二者在定义现有技术范围上有所差异，前者是绝对现有技术，即在国内外通过书面、口头、使用或其他方式公开的技术；后者对使用公开与口头公开仅限于国内。