案例四：在关于专利A的侵权诉讼中，被告提出抗辩的依据是其自身的专利B，专利B的申请日在专利A的申请日之前，专利B的权利要求中并未完全揭示被控侵权技术的完整技术方案，但在其专利说明书中，以实施例的方式披露了被控侵权技术方案。这种情况之下，被告的在先专利抗辩能否成立？

本案中，存在两种不同观点，其争议焦点主要围绕：针对在先专利抗辩，其抗辩范围是应以在先专利的权利要求为限，还是应包括专利文献的全部内容？第一种观点认为，在先专利的抗辩范围，应以在先专利的权利要求为准。至于仅出现在专利说明书的技术方案，由于其并未在权利要求得到完全揭示，不属于在先专利的保护范围，因此也不能以此对抗原告专利。据此，被告的在先专利抗辩不能成立。第二种观点认为，在先专利的抗辩范围应包括其专利的全部文献，而不能仅限于在先专利的权利要求内容。本案中，被控侵权技术已在在先专利的实施例中得到了披露，因此，被告的在先专利抗辩成立。

笔者基本上同意第二种观点，在判断在先专利抗辩是否成立时，其抗辩范围应为该项专利的全部内容。针对在先专利的审查，也应采取全文比较的方式，而不能仅对在先专利的权利要求进行审查。理由如下：1、相关法规上的依据。《审查指南》在涉及抵触申请的第二部分第三章第2.2节中规定审查员在检索时应当注意，确定是否有抵触申请存在，不仅要查阅在先申请原始文本的权利要求，而且要查阅其说明书（包括附图），应当以其全文内容为准。在解释这一规定时，专利复审委员会认为抵触申请条款的设立，不仅是为了避免重复授权，而且要丰富现有技术。因为抵触申请先于在后申请向专利局递交并在以后向公众公开，先丰富了现有技术，而在后申请并未对公众提供新的技术内容，因而不应获得任何报酬。[5]尽管抵触申请的审查目的与在先专利抗辩的审查目的不同，但均是针对在先专利申请，且在实质也都涉及到了在后专利新颖性的问题，因此，在先专利抗辩中，并没有理由反对就在先专利的全部内容进行审查的做法。2、在先专利保护范围和不侵权抗辩范围的区别。在确定专利保护范围时，其审查内容应以权利要求为准，说明书及附图起到的解释权利要求的作用，对于未被权利要求记载，而仅体现在说明书中的实施例，自然不能纳入专利的保护范围。但在在先专利抗辩中，被控侵权人引用在先专利的目的并不在于确定在先专利的保护范围，而是旨在否定原告专利技术的新颖性，并进而否定专利侵权指控。因此，即便在先专利中的一项技术方案并不能纳入在先专利的保护范围，但只要该技术方案足以对原告专利的新颖性造成破坏，使得被控侵权技术从原告专利的禁止范围中排除，被告的在先专利不侵权抗辩仍然成立。因此，笔者认为，有关专利的保护范围和不侵权抗辩范围应存在差别，专利的保护范围应以权利要求的记载为准，而抗辩不侵权的范围则应括大到专利文献的全部内容，既包括权利要求中记载的专利技术，也包括权利要求以外的技术方案。这一范围的界定，对于专利权人和社会公众都应是公平的。3、关于这一问题，国外也大多持相同或类似观点。如，日本的吉藤幸塑在其《专利法概论》中认为，只要是在先公告或公开的先申请的说明书或附图中已经有记载的，不管这个发明在专利权利要求中有无记载，原则上以此作为专利权利要求的后申请都要被驳回。作为理由，除了指出在后申请没有公开任何新发明，在后申请人不应取得独占权的报偿外，还进一步指出，在先申请人在其权利要求中未记载的发明应视为主动放弃权利而提供给公众的公有财产，在后申请人不能将这个公有财产私权化。[6]综合以上理由，笔者认为，在一般情况下，以在先专利进行不侵权抗辩的范围应包括该在先专利的全部内容，这一范围的界定是符合专利法目的和公平原则的。

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[1]张晓都著《专利实质条件》法律出版社2002年版

[2]陈建民著《现有技术抗辩与专利保护范围的确定》，载于《专利侵权判定实务》第274页，法律出版社2002年版。

[3]尹新天著《专利权的保护》第374页，专利文献出版社1998年版。

[4]专利复审委员会编著《现有技术与新颖性》，知识产权出版社2004年版第339页。

[5]专利复审委员会编著《现有技术与新颖性》，知识产权出版社2004年版第329页。

[6]该段译文引自《现有技术与新颖性》专利复审委员会编著，知识产权出版社2004年版第330页。

一、专利宣判无效的情形

1、主题不符合专利授予条件，包括：发明、实用新型的主题不具备新颖性、创造性或实用性；外观设计专利的主题不具备新颖性或者与他人在先取得的合法权利相冲突。

2、专利申请中的不合法情形：说明书没有充分公开发明或者实用新型；授权专利的权利要求书没有以说明书为依据；专利申请文件的修改超出规定的范围；专利权的主题不符合发明、实用新型或外观设计的定义；同时申请的协商授权原则；授权专利的权利要求书不清楚、不简明或者缺少解决其技术问题的必要技术特征；

3、违反法律强制性规定的情形，包括：违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的情形；科学发现等法律规定不授予专利权的情形；

4、重复授权的情形：两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人，即一个发明创造只向一个人（最先申请的人）授予专利权。发明、实用新型和外观设计出现上述情形不能取得专利权，已经取得专利权的，可以宣告其无效。