商标法和反不正当竞争法的法律适用

因认为天津市静海县***家XX宾馆(下称***家)在字号中使用“*家”字样，侵犯了其对“*家”商标享有的专用权，并对其构成不正当竞争，**酒店管理(上海)有限公司(下称**酒店)将***家诉至法院。

日前，天津市高级人民法院作出判决，维持了原审判决，***家需停止使用含有“*家”字样的企业名称。

据了解，2005年1月，**酒店获得授权在中国使用或者转授权他人使用第3052162号“*家”横排文字商标与第3052163号“*家”竖排文字商标(下统称涉案商标)，而且有权对侵犯涉案商标专用权的行为进行调查、搜集证据及提起诉讼。

2009年8月，经天津市工商行政管理局静海分局审核登记，***家注册成立，登记字号为“***家”，类型为个体工商户。

2015年12月，**酒店的委托公证人员到***家宾馆进行证据保全。据相关公证书显示，***家的外墙牌匾上标注了“***家XX酒店”字样，其中“瑞和”两字的字体明显小于“*家XX酒店”的字体。同时，***家的订房卡、入住和押金凭证上显示了“***家XX酒店”字样，此外，***家还使用了“天津***家XX宾馆”字样在互联网上进行宣传。对此，**酒店认为，***家对其构成商标侵权及不正当竞争，遂将***家诉至天津市第一中级人民法院。

经审理，一审法院判决***家停止使用含有“*家”字样的企业名称，并到工商行政管理部门变更企业名称。

***家不服一审判决，随后向天津市高级人民法院提起上诉。

二审法院经审理指出，我国现行商标法第五十八条规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照我国反不正当竞争法处理。但依据该规定并不能得出“将他人注册商标作为企业名称中的字号使用后，在相关生产经营活动中对该字号的使用行为不再依据我国现行商标法相关规定进行处理”的结论。当注册商标权利人主张被控侵权人实施了商标侵权行为并构成不正当竞争时，即使被控侵权人抗辩其系对企业字号的使用，人民法院也应当首先依据我国现行商标法的相关规定，审查被控侵权人在经营活动中是否实施了商标侵权行为。

该案中，***家使用“*家”文字，经营与**酒店相同的服务并在其宾馆外墙牌匾上突出使用“*家”文字，足以引起相关公众对商标注册人与企业名称所有人的误认，使他人对市场主体、服务来源产生混淆，侵犯了**酒店对涉案商标享有的专用权。同时，***家在后注册并使用于企业名称中，具有攀附涉案商标商誉的主观故意，违反了诚实信用原则，容易使相关公众将***家的宾馆服务误认为是**酒店提供的“*家酒店”服务，对**酒店构成不正当竞争。

综上，法院二审判决驳回***家的上诉，维持原判。

行家点评：

该案属于将他人在先注册商标用于企业名称中的字号而引发纠纷的典型案件。因我国现行商标法和反不正当竞争法中均对此有相关规定，导致了在实务中经常会出现法律竞合情形，并对相关民事侵权责任如何承担问题出现分歧。通过人民法院对此类案件的审理思路及裁判结果可见，具体以何种法律条款规制，应具体结合个案案情、是否能对被控侵权行为进行有效的制止以及对权利人予以合理的保护综合判断。

从法律的设置来看，商标法是专门法，其侧重于对商标权人私权的保护，而反不正当竞争法则是对包括商标法在内的知识产权法律规定以外侵权行为的规制，重注于维护市场的公平有序。为了更好的衔接适用两种法律，我国现行商标法以新增第五十八条予以明确规定，即将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照反不正当竞争法处理。

该案中，**酒店经许可有权在旅馆、饭店等服务上使用“*家”注册商标，而***家在后以“***家”作为字号进行工商登记，并经营宾馆服务。根据我国现行商标法第五十八条的规定，对于***家登记并使用“***家”企业字号的行为显然应适用反不正当竞争法，据此作出变更企业字号的裁判。

与此同时，法院也指出，我国现行商标法第五十八条在明确了“登记注册使用”字号行为应适用反不正当竞争法规制的同时，并未剥夺商标权人对商标侵权行为追究的权利。因此，对于***家在登记注册字号外的实际经营中使用“***家”而构成侵犯商标专用权行为则仍应以我国现行商标法第五十八条第五十七条第二项规定予以调整。

综合全案，对于同一侵权行为同时违反我国现行商标法与反不正当竞争法类型案件的审理，应具体审查相关法律规定的立法初衷，并结合具体案情，对具体的侵权行为予以具体相应的调整，以合理维护权利人合法权益并有效制止侵权行为的原则进行相关法律的适用。

该案的审理系通过阐释反不正当竞争法对于商标侵权的补充作用，进而诠释我国现行商标法第五十八条规定的适用问题的典型案例。

在知识产权的保护中，我国反不正当竞争法与商标法系一般规定与特别规定的关系。在具体的个案中，商标法有相应规定的，在法律保护中优先适用商标法的规定;若穷尽商标法亦无法提供保护，而又有权利遭受侵害且需要保护时，则可在案情适宜的情形下适用反不正当竞争法予以补充保护。该案中，被诉侵权行为既包含侵权人对“***家”字号在酒店服务招牌中的“单独突出”使用，也包含侵权人对以“***家”作为字号的企业名称的“正常使用”。其中，侵权人对“***家”字号于服务招牌中的单独突出使用行为可以依据我国现行商标法予以规制，而侵权人对以“***家”作为字号的企业名称的使用显然并非商标法意义上的商标使用行为，无法将其定性为商标侵权行为进行规制，但其行为实质上又会误导公众进而侵占他人市场份额，具有法律制止的必要性，此时，反不正当竞争法便可以发挥其补充保护的功用，将其定性为不正当竞争行为以弥补商标法规制范围之外的保护缺失问题。

同时，该案诠释了我国现行商标法第五十八条规定的司法适用，该规定系2013年修改我国对商标法进行修正时专门增加的与反不正当竞争法相衔接的专门规定，是我国在法律层面上对于在先商标与在后企业名称冲突的定性作出的正面明文规定，若仅仅单纯的从该条的字面表述进行理解，容易陷入只要是将他人注册商标作为企业名称中的字号使用就构成不正当竞争，并依据反不正当竞争法进行处理的误区。实质上，并不意味着将他人注册商标用作企业字号进行使用就可以“一刀切”式的脱离商标法的规制，否则，既不符合增设我国现行商标法第五十八条条款的本意，亦背离了过往的司法实践。在“***家”案的审理过程中，天津高院很好的诠释了我国现行商标法第五十八条司法适用，即，对于企业字号的单独突出等使用形式仍然优先适用商标法进行规制，而对于企业字号含于企业名称中的使用才适用反不正当竞争法予以处理。