商标法第十条第二款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。”本条排除了将单纯的公众知晓的外国地名在我国作为商标进行使用和注册的可能性,并用但书形式列明了例外情况。

在实践中,虽然将外国地名作为商标或商标的组成部分需要冒着被认为是公众知晓而无法获得注册的风险,但是由于外国地名往往赋予商标一种异域风情,为标志增添了特殊的、吸引消费者的色彩,而且某些商家已将其含有外国地名的商标在其他数十个国家取得注册,因此向我国商标主管机关申请注册含有外国地名的商标的情况不在少数,如何看待外国地名在我国商标法上的可注册性,将是本文着力讨论的内容。

一、外国地名自身先天显著性较弱

具体显著性的商标才能实现商标的最基本的甄别功能。显著性的强弱直接决定了其是否可以得到注册。由于外国地名本身并非个人所独创,是一种明显的公众共享资源,所以单就外国地名的文字独创性来看显著性较弱。况且,外国地名因其与产品之间密切的联系则有着特殊性。如果该外国地名是该产品的生产地,那么此时外国地名只是一个产地说明,不可能排斥当地其他商家的使用,不具备商标的显著性。如果该外国地名不是该商品的产地,却在实际中使消费者产生该产品来源于该地的联想,那么又会因为其误导公众而无法获得注册。如果外国地名不是该商品的产地,在目前和未来一段时间内都可以合理推断出,普通公众不可能认为指定使用的商品来自于该外国地名,那么相比较前两者而言,这种显著性稍强一些,如果商品是普通常见的,不须由特定产地的特殊性决定其品质,而且外国地名也很生僻、不为中国消费者所熟知,那么这种外国地名的显著性也会稍强一些。

总而言之,外国地名作为商标注册或使用,其先天显著性较弱,这限制了其权利在商标法上受保护的力度和范围,也因此决定了目前商标主管机关对外国地名较为审慎、严格的态度。而对申请人而言,也应当对这种弱显著性的外国地名的可注册性具有合理的心理预期。

二、需把握的根本精神

实践中,申请注册的商标既可能是单纯的外国地名,也可能在外国地名外附加了文字、图形等其他成份;既可能是公众知晓的,也可能不是。在这些比较复杂的情况下,就有必要把握外国地名是否具有可注册性的根本精神是什么,再回归到个案的判断。

(一)

这类商标的注册应当能够满足商标“显著性”的基本要求,维持商标的基本功能。

如前所述,外国地名先天显著性较弱。但是如果能够因为外国地名自身原因、或增加了其他成份,使其不再是纯地理叙述性的商标,那么就具备了“显著性”的要求,可以获得注册。

(二)这类商标的注册不得欺骗消费者或使消费者发生产源误认。

一般来讲,如果某产品的商标中含有因该种产品而为公众所知晓的外国地名,那么消费者会轻易产生信赖感并购买。但是如果产品并非来源于该地,就将误导消费者,使其陷于对产品来源的错误码认识中。这不但背离了商标的基本功能,也侵犯了消费者的基本权利,关系到了公众利益,所以无论商家观上是否出于故意,这种商标都会被法律所禁止。正如巴黎公约第六条之五中商标可以注册的除外条款所说的：“B.除下列情况外,对本条所适用的商标既不得拒绝注册也不得使注册无效：……(3)商标违反道德或公共秩序,尤其是具有欺骗公众的性质。”

值得注意的是,并非所有国家商标法都有类似于我国的“公众知晓的外国地名”的禁止性规定。