一、商标侵权抗辩中的先使用权抗辩

新商标法第五十九条第三款规定：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。由此，商标法增设了商标在先使用抗辩制度，这一新规则在司法实践中应如何解释并适用，不无研究的必要。

二、在先使用抗辩适用属地原则

知识产权最初系通过敕令授予的特权，其范围亦受制于敕令的发布范围。时至今日，知识产权的地域性并未丧失，商标权自不例外。一来，各国法律对商标保护的起点和条件有不同要求，有采注册保护原则，有采使用保护原则，故在不同地域，商标专用权的产生方式不同。二来，无论是商标区分功能还是彰显功能，其作用对象始终是相关公众。同一标识在不同地域公众心目中很可能有不同的认知程度，商标权地域性的客观存在决定了商标权保护必须遵循属地原则。那么商标权保护的属地原则是否会延伸到商标权保护例外的情形呢？答案应该是肯定的。民事权利以其作用分类，可以分为请求权、支配权、形成权与抗辩权。请求权系要求他人为或不为一定行为的权利，而抗辩权恰是其对极，是阻却请求权效力发生或使其归于消灭的权利。据此，如果行使请求权须受制于属地原则，那么出于权利行使对等实效的考虑，行使抗辩权也应作同样限制。具体到商标权，允许在先使用商标对抗在后注册商标只是对注册保护原则的有限修正，并不撼动商标注册保护原则的整体设计。注册商标尚以属地原则为限，若未注册商标可主张善意使用，将严重破坏注册制度，并导致利益失衡。因此，在先使用抗辩应解释为受制于商标保护的属地原则。

三、在先使用抗辩应考察持续使用情况

我国大陆地区的商标在先使用抗辩制度并未对在先使用商标是否持续使用作出明文规定，只是要求在先使用的商标有一定影响，如果出现在先使用某商标后多年不再使用，他人将其注册为商标的情形，该如何处置呢？笔者认为，宜将商标在先使用解释为在先持续使用。在先使用抗辩虽然未提及使用人主观要件是否善意，但商标法第七条确立了诚实信用原则，根据体系解释，原则上在先使用人亦受此约束。在先使用人若出于不再使用商标的意图而停止使用商标在先，随后又以曾经使用该商标而阻止他人注册，该行为的反复是否符合诚实信用本有疑问。更重要的是，在先使用抗辩以商标具有一定影响为要件。通常而言，在先商标具有一定影响的效果与其持续使用的状态是相呼应的，故商标具有一定影响的要件原则上本已暗含了持续使用的要求。当然，商标有一定影响并不必然推导出该商标仍处于持续使用状态，但法律为何要为一个既不注册又不使用的商标预留空间，不能不说这是一个值得思考的问题。未注册商标弱保护是注册保护原则下的必然结果，如果一个连续三年不使用的注册商标都面临被撤销的结局，我们又有什么理由认为一个多年不使用的未注册商标有其存在的必要，并构成一道阻止商标注册的高墙呢？鉴此，商标在先使用宜解释为在先持续使用。

四、在先使用商标之原使用范围如何界定

根据在先使用抗辩制度，注册商标专用权人无权禁止在先使用人在原使用范围内继续使用该商标，其中原使用范围如何界定则不无解释余地，可以想见的解释包括原使用的地域范围、原生产经营规模或者原使用的商品（或服务，以下略）范围等。如果将在先使用商标的范围限定于原使用的地域范围或经营规模，实际上是借鉴了专利法的思路。然而，与专利先用权抗辩专注于保护技术方案的财产价值不同，商标在先使用抗辩既涉及商标权人的利益又涉及消费者权益，并非地理区域或业务规模的限制可以解决，故宜将商标原使用范围解释为原使用的商品范围。

首先，商标的基本功能在于区分商品来源，以此作为范围限定与商标的功能相契合。商标的区分功能贯穿了整个商标法，注册商标的核定使用范围、近似商标及类似商品的界定、混淆可能性等一系列关键的制度设计无不以此为基准。在先使用抗辩自当同样遵循这一架构。其次，商标注册主义同样鼓励商标的使用。采行商标注册主义并不否认商标的价值在于使用，在先使用之所以可以抗辩在后注册的商标，其原理也在于此。从鼓励商标使用的角度而言，似乎没有理由将在先使用商标限定于原有的业务区域或规模。再次，附加区别标识足以解决商品来源区分的问题。在先使用抗辩获得支持即意味着商标共存的结果，为免混淆，商标法已经在技术层面上采用了区别标识，只要该技术手段得以有效运用，相信可以打消混淆的疑虑。

五、区别标识应该以何种形式附加

商标法对于如何附加区别标识未设明文，但附加区别标识的具体形式不仅关系到商标权人之间利益平衡的实效，而且也涉及法律适用的统一，故有必要予以研究。笔者建议直接附加本商品与某商标无关的文字标识。从区别标识文义来看，只要足以区分商品来源即可认为满足要求，但从实务操作来看，必须要有一种较为统一的裁判方式，而明示无关的方式显得干净利落。

首先，明示无关是最清晰的区分方法。个案的情况千差万别，如果在原使用商标的基础上另附其它文字、图案或符号标识来进行区分，该附加符号的尺寸、位置甚至其附加本身是否足以区分商品来源，往往见仁见智，而附加明示无关的文字标识则以一种最为直接的方式撇清了两者关系。其次，判令当事人附加其它标识易与意思自治原则相抵触。商标法规定附加区别标识以区分为目的，但对区别标识的具体方式并不限定。在具体案件中，法官出于判决的可执行性考虑，势必明定所附加标识的具体要求，但区别标识的附加方案并非独一无二，因而判决方案具有选择性。假设判决被告在其商标下方添加※标识，被告会质疑为何不在上方添加☆标识。此时，如果两种附加方式都能达到区分功能，那么法官的具体选择是否不适当地进入了被告意思自治的范畴则不无疑问。综上所述，在先使用抗辩成立时，法院判令被告附加明示无关的标识，可谓明智之举。

六、在先使用抗辩在程序法上如何应对

在先使用抗辩作为一项抗辩权，旨在对抗请求权。在商标侵权案件中，原告的诉讼请求常常是请求判令被告停止侵害、消除影响并赔偿损失，而不包含请求被告附加区别标识。此时，若经法院审理，被告在先使用抗辩成立，不构成侵权，则法院判决即面临两难：若判决驳回原告诉讼请求，则原告不得不嗣后另诉被告附加区别标识，造成诉累（如果不论是否违反一事不再理原则）；若直接判决附加区别标识，则超出原告诉讼请求范围，有违不告不理原则和辩论原则。为此，不妨尝试采用预备合并之诉。我国民事诉讼法上虽无预备合并之诉的制度设计，但原告提出预备合并之诉并不违反程序法的禁止性规定，且承认预备合并之诉完全符合程序法上处分权主义和纠纷一次性解决的价值追求。考虑到在先使用抗辩是商标法新设的制度，而民事诉讼法上没有预备合并之诉的明文规定，故诉讼当事人一开始可能不知道如何运用规则行使权利，故法院审理中认为被告在先抗辩可能成立的，可以行使释明权，使原告有机会在法庭上提出备位请求。法院则按照请求顺序，依次审理原告的主备位请求，进行相应的言词辩论，并依照各请求的构成要件分别作出判断，认定侵权虽不成立但被告须附加区别标识的，则判令驳回停止侵害的主位请求，支持附加区别标识的备位请求。